吴鹏诉中国银联股份有限公司确认不侵害商标权纠纷案

　　问题提示：登记域名注册人与实际域名注册人不一致的情况下，如何认定域名的注册人？提起确认不侵害知识产权诉讼应当具备哪些条件？

　　【要点提示】

　　本案系争域名登记注册及备案信息表明，域名注册人是Telling Company,但留下的联系电话是原告本人的手机，并注明吴鹏是负责人；因被告未能提供 Telling Company实际存在的证据，应认定原告吴鹏为域名的实际注册人，是本案的适格当事人。参照《最高人民法院关于审理侵害专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条的规定，提起确认不侵害知识产权诉讼应当以利害关系人受到警告，而知识产权权利人又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为基本的立案受理条件。

　　【案例索引】

　　一审：上海市浦东新区人民法院（2009）浦民三（知）初字第172号（2010年5月20日）

　　二审：上海市第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）终字第147号（2010年7月14日）

　　【案情】

　　原告：吴鹏

　　被告：中国银联股份有限公司

　　上海市浦东新区人民法院经审理查明：被告中国银联股份有限公司成立于2002年3月，系经中国人民银行批准设立的中国银行卡联合组织，其经营范围包括：建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络、提供先进的电子化支付技术……管理和经营“银联”标识等。2002年2月4日，被告申请注册了chinaunionpay. com域名，域名有效期至2011年2月4日。2003年8月21日，被告取得第3160636号“UNIONPAY”商标注册证，核定服务项目为第41类，包括培训、安排和组织大会、收费图书馆、经营彩票等。2003年11月3日被告在香港取得第300104507号商标注册证，注册“UNIONPAY”为商标，核定使用于第9类和第36类。2005年6月22日，被告注册于第36类信用卡服务的“银联”商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标。以上商标有效期均为注册之日起10年。被告提供了中国大陆及香港部分报纸自2002年至2004年涉及被告与“UNIONPAY”的报道18篇，其中14篇中文报纸在有关被告的新闻报道中，均出现了“UNIONPAY”字样。如2002年3月《北京青年报》题为“中银联联起银行卡”的报道中，附有照片一张，照片中“中国银联股份有限公司”及“中国银联”中文字样的下方分别对应有“CHINA UNIONPAY CO.，LTD”、“CHINA UNIONPAY”英文字样。2003年 10月 17日、10月31日、11月28日、12月26日、2004年1月9日《华夏时报》开辟的《卡生活》版面，在报纸右上角标注了“银联及图”商标、“中国银联”及“CHINAUNIONPAY”以及“中国银联北京分公司协办”的字样。2003年11月14日、2004年1月7日、2004年1月8日、2004年1月19日的《南华早报》的英文报道中均使用了“China UnionPay”、“China UnionPay Cards”等词汇。

　　2009年2月4日，被告对系争域名“unionpay.com”网站作了证据保全公证。网页显示，系争域名指向的网站是“566che.com”。从网页内容看，该网站开设买车、卖车、租车、商家网页、实用查询、车友家园、车友论坛等栏目，提供买卖汽车、二手车、租车及相关资讯等服务。同年2月9日，被告在whois网站查询“unionpay.com”域名，显示域名注册人为Telling Company,注册时间2005年11月18日，有效期至2009年11月18日，联系人电话为+ 8601390719××××。该电话与户名为原告吴鹏的移动话费发票上显示的手机号码一致。2009年2月4日，被告经北京市方圆公证处公证，获得以下网页资料：在www. domain, cn网站域名城论坛内，在一个题为“unionpay. com 是不是被popular老大搞去了”的帖子中，2005年11月23日05时07分有网友回帖称“unionpay是银联的标志啊”，2005年11月24日网友popular回帖称：“嘿嘿，谢谢关注，是我搞去了”。popular的签名档为：“本人停止出售10年前注册的米，限量出售5年前注册的米，大量出售5年内注册的米。QQ:70620，欢迎访问中国素材网www. sucai. com。”根据填写于2006年11月6日、备案号为4201502497的《中华人民共和国计算机信息网络国际联网单位备案表》记载，备案单位：Telling Company吴鹏（个人），单位负责人的手机号为1390719××××，身份证号为42060619811126××××，域名资源栏中记载了两个域名：分别为www. sucai. com和www. unionpay. com,中文名称为素材网、团购知识网。使用IP地址均为219.139.240.91，分配IP的上级网络单位为“长江数据”。在备案单位盖章处有“Telling Company吴鹏（个人）”字样及指印。

　　2009年2月12日，被告向亚洲域名争议解决中心（北京秘书处）递交投诉书，认为被告拥有系争域名有效部分的商标权，Telling Company恶意注册和使用系争域名，要求将该域名转让至被告名下。2009年5月7日，域名争议解决中心出具第CN0900253号裁决书，认为：Telling Company注册的域名与被告持有的商标系相同或易引起混淆的相似，Telling Company对此域名无合法权利，构成恶意注册和使用域名，裁决“imionpay.com”域名的注册转移给被告所有。2009年5月20日，原告起诉来院。

　　原告吴鹏诉称：2005年11月18日，原告为制作宣传团购知识的网站需要，开始使用以union （联合、联盟）和pay （支付）的合称为主要部分的本案系争域名。2009年2月19日，被告以“unionpay.com”域名侵害其享有的合法民事权益为由，向亚洲域名争议解决中心（北京秘书处）投诉原告，请求上述机构将上述域名转移给被告。原告认为，原告的域名注册合法有效，且仅为非盈利性的知识普及网站。被告已持有chinaimionpay.com等域名，又未提供证据证明当初未注册系争域名的任何理由，被告请求保护的商标“UNIONPAY”也并未被认定为驰名商标。被告持有的驰名商标是中文“银联”配图，对该商标的保护范围不应及于系争域名。原告注册争议域名的行为，未侵害被告的合法权益。要求法院确认系争域名unionpay.com不侵权并归由原告使用。

　　被告中国银联股份有限公司辩称：系争域名unionpay. com登记注册人是 Telling Company,而非原告，故原告不是本案的适格当事人。原告或其公司注册系争域名的行为构成侵权，理由是：1.被告就“UNIONPAY”标识或字样所享有的商标权、企业名称权、域名权合法有效。2.系争域名与被告的英文注册商标“UNIONPAY”相同，构成对被告中文“银联”驰名商标的翻译，会造成相关公众误认。3.原告对系争域名或其主要部分不享有权益，也没有注册、使用系争域名的正当理由。4.原告注册系争域名具有恶意。该域名与被告商号英译相同，又与被告的“chinaunionpay.com”域名近似，足以导致公众误认，可使原告通过“搭便车”方式利用被告商号、域名的知名度获得不正当的竞争优势和利益。故被告要求驳回原告的诉讼请求。

　　【审判】

　　一审法院认为：本案是原告提起的确认不侵权诉讼。本案原告以系争域名实际注册人的身份出现，在被告提起域名争议、原告又不接受争议裁决的情况下，具备提起不侵权之诉的条件。由于域名注册行为可以通过网络完成及网络的虚拟性特点，存在登记域名注册人与实际域名注册人不一致的可能。本案系争域名登记注册及备案信息表明，域名注册人是Telling Company,但留下的联系电话是原告本人的手机，并注明吴鹏是负责人；被告亦未能提供Telling Company实际存在的证据。故本院认定原告吴鹏为域名的实际注册人，是本案的适格当事人。原告的诉请是确认其注册域名行为不侵权，故法院需要审理的重点是原告注册域名的行为是否具有合理理由、是否构成对被告合法权益的侵害。法院认为，原告吴鹏注册unionpay. com域名的行为侵害了被告的合法权益。原告将与被告注册商标的字母组合完全相同的字母组合注册成域名，该域名的核心部分与被告驰名商标、字号的英译相同，与被告已有域名近似，原告未证明其用系争域名建立了网站，本案其他证据又证明原告有将系争域名绑定于另一个商业性网站的行为，原告的行为不仅客观上阻止了被告对该域名的注册，还足以导致相关公众将该域名误认为被告域名，从而利用被告商标、字号、域名的知名度获得了不正当的竞争优势和利益，违反了诚实信用原则，构成不正当竞争。故原告要求确认域名“unionpay.com”不侵权并由原告使用的诉讼请求，法院难予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第四条，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条，《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条，第五条第一款第（二）项、第（四）项，第七条的规定，于2010年5月20日判决：驳回原告吴鹏的诉讼请求。案件受理费人民币800元，由原告吴鹏负担。

　　判决后，原告不服提出上诉，但未缴诉讼费。

　　二审法院按原告自动撤回上诉处理。

　　【评析】

　　本案程序上涉及不侵权诉讼的成立条件及原告是否适格主体问题，实体上涉及原告注册域名是否侵害被告合法权益的问题。

　　一、关于不侵权诉讼的成立条件

　　确认不侵权诉讼是知识产权诉讼中特有的案件，是指利益受到特定知识产权权利人影响的利害关系人，以该知识产权权利人为被告提起的，请求确认其有关行为不侵害该知识产权的诉讼。确认不侵权诉讼的成立条件是：利害关系人受到了知识产权权利人指控其侵权的警告，而其不认为自己的行为构成侵权；知识产权权利人未向有权处理该纠纷的人民法院或行政管理部门投诉；权利人未向有权部门投诉，可能会对被警告人的权益造成损害。本案原告以系争域名实际注册人的身份出现，在被告提起域名争议、原告又不认为侵权的情况下，具备了受到侵权警告并认为自己的行为不构成侵权这一条件；被告向域名争议解决机构申请裁决，该裁决系民间裁决，并不产生仲裁法或诉讼法上的效力，相对一方若不接受，有权向人民法院起诉；原告若不起诉将直接产生域名注册转移的后果，会改变原有民事权益秩序，可能会对其造成损害。因此，本案具备提起确认不侵权之诉的条件。

　　二、关于原告是否适格主体问题

　　由于域名注册行为可以通过网络完成及网络的虚拟性等特点，存在登记域名注册人与实际域名注册人不一致的可能。从本案情况看，首先，Whois网站上虽显示系争域名的登记注册人是Telling Company,但留下的联系电话是原告本人的手机。其次，从计算机信息网络国际联网单位备案表记载的内容看，系争域名unionpay. com的备案单位是：Telling Company吴鹏，并注明吴鹏是负责人。再次，并无证据显示Telling Company实际存在。原告当庭陈述Telling Company并不存在，营业执照等信息是虚假的。亚洲域名争议解决中心的裁决书也对Telling Company是否真实存在表示质疑。而被告亦未能提供该公司真实存在的有效证明。故本院难以认定一个并不存在的公司为域名注册人。综上，本院认定原告吴鹏为imionpay.com域名的实际注册人，是本案的适格当事人。

　　三、原告注册域名是否侵害被告合法权益问题

　　关于域名的注册、使用行为是否侵害他人合法权益的认定，《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条做了明确规定：“人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。”

　　对第（4）项“恶意”的认定，该解释第5条还做了规定：“被告的行为被证明具有下列情形之一的，人民法院应当认定其具有恶意：（一）为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；（二）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；（三）曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；（四）注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；（五）具有其他恶意情形的。”

　　根据上述规定，本案中，原告注册使用域名的行为符合司法解释第5条及第5条第（2）、（4）项的规定，构成不正当竞争。具体理由如下：

　　1.被告就“UNIONPAY”享有注册商标权等合法民事权利

　　被告早于2002年注册了“chinaunionpay.com”域名。2003年起被告陆续在大陆、香港等地注册了英文“UNIONPAY”及中文“银联”商标，“银联”文字商标还被国家商标局认定为驰名商标。被告在多年的商务及形象宣传活动中，多以自己的法人名称中的字号“银联”与“UNIONPAY”并用，已经形成了一定的对应关系。因此，被告除了对“UNIONPAY”享有注册商标权、对“chinaunionpay. com”享有域名使用权外，还将其作为法人名称字号部分和中文“银联”商标的英语翻译使用。

　　2.原告注册的“unionpay.com”域名的主要部分与被告的注册商标相同，与被告的域名近似，足以造成相关公众的误认

　　“unionpay”并非英语中的既有词汇，是将“union”与“pay”组合而成的生造词，具有区别于通用词汇的显著性。被告拥有的chinaunionpay. com域名、UNIONPAY英文文字商标中，“UNIONPAY”都是最具可识别性的部分。被告提供的媒体资料显示，2002年开始，被告便将“CHINA UNIONPAY C0.， LTD”作为“中国银联股份有限公司”的对应英文、将“CHINAUNIONPAY”作为“中国银联”的对应英文，大量使用在对外宣传及商务活动中，从而逐渐构建了“UNIONPAY”与“银联”之间的对应性。由于“银联”商标在中国具有很高的知名度，获得了驰名商标认定。同时，被告作为银行卡联合组织，运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络，其银行卡业务已在全国普及并进入储户的日常生活，因此，被告的字号、“UNIONPAY”标识或字样也经由被告的对应使用而获得了较高的知名度。

　　原告注册的“unionpay.com”域名中，“com”是通用的域名后缀，唯一具有可识别性的部分是“unionpay”，而其与被告注册在先的英文商标“UNIONPAY”除了大小写的区别外完全相同，也与被告对其字号“银联”的英文翻译相同，还与被告注册在先的chinaunionpay.com域名近似，由于“UNIONPAY”已经通过被告的商业使用与被告之间形成了紧密的对应性，足以导致相关公众将unionpay. com误认为是被告经营的网站，或者与被告具有某种联系。

　　3.原告对系争域名主要部分不享有合法权益，也无注册、使用该域名的正当理由

　　首先，原告无证据证明其对“unionpay”字样享有诸如商标、企业名称之类的合法权益。其次，原告未能证明其注册系争域名的时间早于被告英文商标“UNIONPAY”的注册时间。原告提供2005年3月13日与案外人Han Jung Gu的域名转让协议一份，欲证明系争域名于2001年已经注册，原告系用重新注册的方式受让该域名。经审查，该证据既非原件，又系涉外证据，未经公证认证，也未经指定机构翻译，被告对其真实性提出异议。且就原告自行所作翻译看，该协议上既未明确域名转让金额，也未明确转让时间。本院对该证据难以采信。故原告未能证明其对系争域名的主要部分享有合法权益，也未能证明其注册、使用该域名具有正当理由。

　　4.原告对该域名的注册、使用具有恶意

　　第一，原告未能证明其使用或准备使用系争域名经营非营利性网站。原告提供了unionpay. com网站截屏、与武汉新网科技发展有限公司签订的网站建设合同及附件、archive. org网站查询记录等证据来证明其使用域名建立非营利性的团购知识网站。其中unionpay.com网站截屏系未经公证的网页打印件，被告对真实性不予认可，本院难予采信。网站建设合同上没有涉及本案域名，无法看出与本案的关联性，附件《网站建设内容》上没有签章，相关发票与网站建设合同中对付款时间的约定不符，其证明效力无法认定。即使根据原告自己提供的Archive. org网站的查询结果，unionpay. com域名下的网页情况是：2003年~2005年无网页，2006年有1个网页，2007~2008年也无网页。而原告提供的网站截屏又显示2008年系争域名下是存在网页的。因此，原告提供的证据相互矛盾，加上其形式要件上的欠缺，法院难以采信。

　　第二，原告注册系争域名之时被告的“UNIONPAY”商标已经具有相当的知名度。原告注册系争域名的时间是2005年11月18日，而2005年6月22日，被告的“银联”商标刚被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，故作为与“银联”对应的“UNIONPAY”商标在原告注册系争域名之时已经具备相当的知名度，此种知名度从域名城论坛中的网友回帖也可见一斑。据此，原告在注册系争域名之时，知道或应当知道“UNIONPAY”与“银联”及被告的对应关系。

　　第三，被告证据证明原告具有大量注册域名并兜售的高度可能性。被告证据显示：网友popular于2005年11月24日在域名城论坛发帖承认注册了unionpay. com域名，其签名档中有大量出售域名、“欢迎访问中国素材网 www. sucai. com”等内容，而备案号为4201502497的《中华人民共和国计算机信息网络国际联阿单位备案表》显示，www. sucai. com备案在吴鹏名下。故原告就是popular的可能性极高。作为反驳，原告提供了 popular用户在域名城的注册信息及相关IP查询结果，以说明popular另有他人。但该查询时间晚于该用户在论坛上的发言时间，原告完全可能通过修改注册信息来改变popular的身份信息，随机变动的IP地址也不足以证明用户的经常所在地。原告还提供了关于sucai. com的查询信息，以说明sucai. com另属他人，但该信息系未经公证的网页打印件，查询时间和所反映的备案时间均晚于论坛发言时间，期间情况变化难测。被告对其真实性不予认可，故本院对此也难以采信。本院认为，被告提供的关于popular的证据虽不足以证明原告就高价出售系争域名发出过要约，但可以辅助证明原告具有大量注册域名并兜售的高度可能性。

　　第四，原告注册unionpay. com域名的行为阻止了被告注册该域名的可能。由于域名的唯一性，原告注册unionpay. com域名后，被告难以注册该域名。

　　第五，原告将系争域名绑定于另一个商业性网站。被告公证保全的网页证据显示，2009年2月系争域名指向一个具有明显商业性质的二手车交易网站。虽然，该网站业务与被告经营范围不属同类，但因涉案域名的核心部分“unionpay”与被告在先注册的商标相同，与被告对其法人名称中的字号及中文驰名商标“银联”多年形成的英译习惯相同，还与被告域名“chinaunionpay. com”近似，又由于被告“银联”商标知名度高，以及其与被告英文商标、字号、域名之间多年来形成的对应关系，足以导致相关公众将系争域名误认为被告持有，而起到诱使相关公众点击、访问网站的效果。

　　（一审合议庭成员：陈惠珍倪红霞孙国瑛

　　二审合议庭成员：励朝阳俞敏郑康瑜

　　编写人：上海市浦东新区人民法院陈惠珍

　　责任编辑：丁文严

　　审稿人：罗东川）