企业商标权资本化法律风险防范

    商标资本化就是自然人或法人在经济活动中，以获取公司经营收益为目的，以商标权作价为方式，通过一系列法律运作，最终实现权利人经济利益最大化的一种资本行为。

    在企业商标权资本化过程中主要存在以下两方面的风险。一是资本类风险，二是非资本类风险。

一、资本类风险

    （一）商标权价值变动的风险。

    无形资产具有价值和收益不确定的特点。商标权也一样，娃哈哈的商标1996年的时候作价一亿，时至今日，“娃哈哈”商标以50.63亿元价值位列“中国最有价值商标500强”第34位。经过一段时间的发展，商标权利的实际价值高于出资时评估或约定的价值，则不利于商标权利人的收益；反之，商标权利的实际价值低于出资时评估或约定的价值，则目标公司面临股东实缴资本低于注册，其他股东权益受损的状况。

    因此，商标权利人与其他出资人在出资前，可就商标权益价值定期进行评估一事作出书面约定，并根据评估结果决定是仅仅作出会计处理，还是由商标权利人补足出资，还是由目标公司通过相应的增资、减资或股权转让程序，重新确定公司的注册资本。

    （二）商标权灭失的风险。

    根据我国《商标法》有关规定：1、注册商标的有效期为10年，每次续展的有效期也为10年；2、已经注册的商标，存在法定情节的，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标；3、使用注册商标有法定违法行为的，商标局有权撤销该注册商标。若商标权利人以商标权直接出资后，该注册商标因为没有及时续展，或者因为存在法定情节、违法情节而被撤销，目标公司及其他出资人将会遭受损失。即使商标权利人以商标转让款或许可使用费间接出资，其他出资人的利益也会受到影响。因此，其他出资人可以与商标权利人事先达成书面协议，约定上述事件/情况出现时，商标权利人应当承担补足出资责任和赔偿损失责任。

    （三）企业不能清偿到期债务，或者破产清算导致商标权不能收回的风险。

    《公司法》规定股东在其出资范围内承担有限责任，《合伙企业法》规定普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。《中华人民共和国破产法》也将破产财产的清偿顺序依次规定为清算费用和共益债务、职工工资和保险、欠缴的社会保险费和税款、普通破产债权。只有当清偿完毕且破产财产还有剩余时，出资人才能按比例取得相应权利。因此，若以商标权直接出资，一旦目标公司不能清偿到期债务，或者目标企业破产清算时，商标权利人的商标权将面临被债权人主张权利而无法收回的风险。而企业破产清算，债权人是否愿意受让商标权，其是否能够合理使用商标权，这些都具有不确定性。因此，商标权利人在出资并许可目标公司使用商标时，可以与其他投资人书面约定，一旦目标公司的资产负债状况超过预设的警戒线，商标权利人有权变更既有的出资形式，享有将商标专有使用权出资变更为现金或其他实物出资的权利。

二、非资本类风险

    （一）商标权资本化的合同风险

    “由于当时对商标、品牌的意义认识不清，使得娃哈哈的发展陷入了达能精心设计的圈套。”宗庆后提及当年签署的一份合同追悔莫及。

    我们不去评判达娃之争的谁是谁非，但从这个案件的发展和结果看，最关键的是商标权的归属问题，而决定商标权归属的关键是签订的两份合同。在商标权资本化的过程中涉及非常多的合同，是否能够很好的运用合同的武器来实现自己的需求，维护自己的权益就需要专业的人士来保驾护航。

    （二）产品责任风险

    与绝大多数国家一样，我国商标权转让实行的是单独转让制度，规定注册商标可以转让，但受让人必须保证使用该注册商标的商品的质量。也就是说，在我国，注册商标权的转让，不必与商标直接有关的营业一起转让，更不必与企业一起转让。这样，商标和其依附的产品或服务就相对独立开来，商标权资本化后，实际使用人极有可能不是原产品或服务的提供人。由于实际使用人并不知晓原产品或服务的相关标准，一旦经营不善或使用不当，就有可能使商标价值贬损。这种情形，对于驰名商标的影响尤其巨大。

    （三）商业秘密泄露风险。

    商标权资本化过程中，出于企业自身战略发展的需要，特别是一些高新技术企业，在将自己的注册商标许可目标公司使用时，往往连带将专有技术甚至核心商业秘密一并提供给目标公司使用。这就容易造成商业秘密泄露，导致企业损失。

    对这两种可能存在的风险，商标权利人并不需要过分紧张，在当前的法律框架下，如果事前采取足够的防范措施，完全可以做到防患于未然。比如，商标权利人在成为目标公司股东后，一方面，商标权利人可以事先与目标公司约定，若目标公司不当使用商标，或者泄露商业秘密，应当向商标权利人承担赔偿责任；另一方面，作为目标公司股东的那个商标权利人也可以行使公司《章程》赋予自己的权利，委派人员进入董事会、监事会，或者委派人员出任总经理、总会计师，加大监管力度，此外，商标权利人还可以要求目标公司完善劳动用工制度、保密制度，并制定符合要求的产品标准和服务标准。

                                         责任编辑：苏小为